Boreal

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. §§ 28 og 29. Spørsmål om innlevering av varemerkesøknad bestående av at merke som allerede var tatt i bruk av en annen var i strid med god forretningsskikk. Klagers prinsipale krav om overføring, jf. § 28, ble avslått av Patentstyret og kunne ikke påklages, jf. § 49 andre ledd. Spørsmålet var derfor om det innklagede varemerket måtte oppheves, jf. § 29. Vilkårene om forvekselbarhet og kjennskap var ikke bestridt mellom partene. Innklagede var i utgangspunktet første bruker, men bruken hadde opphørt i lang tid og eventuelle rettigheter til merket måtte anses oppgitt. Klager ble derfor ansett som første bruker. I motsetning til Patentstyret var Klagenemnda ikke enig med innklagede i at innleveringen av varemerkesøknaden kunne anses begrunnet med egne strategiske og kommersielle vurderinger knyttet til sitt tidligere bruk av BOREAL som varemerke. På innleveringstidspunktet hadde innklagede kunnskap om klagers bruk av BOREAL som varemerke, de har vært i et forhandlerforhold om klagers varemerke og hadde således akseptert klagers tilstedeværelse i det norske markedet. Forsøket deretter på å stanse klagers bruk med sitt eget forvekselbare merke, som må anses oppgitt, tilsa en illojal hensikt med innleveringen av varemerkesøknaden.

Vilkårene i § 16 bokstav b ansett oppfylt, og det var derfor grunnlag for opphevelse. En opphevelse kan imidlertid bare skje så langt opphevelsesgrunnen rekker, og innklagedes merke kunne således bare oppheves for varene hvor det forelå vareslagslikhet og følgelig forvekslingsfare. Klagen ble dermed delvis tatt til følge, og innklagedes merke måtte oppheves for varene «vannkjøretøy; båter, kajakker, kanoer; årer, padleårer til kanoer, ror, flytende årer; båtshaker; cockpittrekk for kanoer og kajakker» i klasse 12.